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7. 정정청구에 대한 판단 |
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7.4. 정정청구의 취급시 주의사항
(2) 정정에 의한 청구범위의 변경여부 판단 관련 유의사항
(구성요소의 외적부가 포함)
○ 청구범위에 구성요소를 주가하여 청구범위를 감축하는 정정을 하는 경우에 정정 전후의 고안의 구체적 목적이 동일하지 아니하면 정정 전과 정정 후에 실용신안권의 효력이 미치는 한계에 차이가 발생하여 청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 본다.
○ 구성요소를 외적으로 부가하는 정정인 경우에는 부가되는 구성요소가 그 고안에 이어 별다른 기술적 의미를 추가하지 아니하는 자명한 구성이 아닌 한 대부분 정정전의 고안에 비하여 새로운 효과가 발생한다.
- 따라서 구성요소를 외적으로 부가하는 정정은 정정 전후로 고안의 목적 및 효과가 달라지게 하여 사실상 청구범위를 실질적으로 변경시킬 가능성이 있으므로 정정의 인정 여부 판단 시에 유의해야 한다.
■ 참고판례
<일본국 동경고등법원 소55년 8.27 판결(열 로울러 장치사건)>
고안은 일정 기술적사상의 창작이지만 기술은 이것을 구성하는 여러 개의 구성요소가 일체 불가분적으로 결합한 것으로 이에 의해 일정한 목적을 보다 적절하고 효과적으로 달성하려고 하는 수단과의 관계에서 그 목적, 효과는 당해 기술과 밀접 불가분적으로 결합되어져 있는 것이다. 또한 기술이 지향하는 작용, 효과가 다르면 기술도 서로 다르다고 해야만 한다. 따라서 어떤 고안에 대하여 그 기술적 구성 요건에 새로운 구성요소를 부가하는 것에 의해 표면상 그 고안이 한정되고 또한 실용신안등록청구범위가 감축되어지는 경우에도 한편으로는 그 고안에 별도의 새로운 목적, 효과를 부가하는 것은 실질상 고안을 다르게 하는 것이 되기 때문에 보정에 의해 이와 같은 차이를 생기게 하는 것은 실용신안등록청구범위를 실질상 변경하는 것으로서 허용될 수 없다고 해석하는 것이 타당하다.
(3) 정정청구서가 제출된 후 새로운 등록취소이유를 발견한 경우의 처리
○ 정정청구서가 제출된 후 새로운 등록취소이유를 발견한 경우 최초의 등록취소이유로 취소할 수 있는 경우에는 새로운 취소이유를 통지하지 아니하고 등록취소 결정하는 것이 가장 바람직하다. 다만 최초의 취소이유로 취소할 수 없거나, 취소하지 어렵거나 또는 명백히 취소할 수 있는 새로운 자료를 발견한 경우에 2차 등록취소이유를 통지하게 된다.
- 1차 정정청구서가 인정되는 경우에는 1차 정정청구서를 기초로 새로이 발견된 등록취소이유를 통지하며
- 1차 정정청구서에 불안정이유가 있는 경우에는 등록명세서를 기초로 취소이유를 통지하고 그 말미에 1차 정정청구서에 대한 정정불안정이유도 간단히 언급하여 2차 정정청구서 제출시 취소이유를 해소함과 동시에 정정불안정이유도 극복할 수 있도록 한다.
○ 2차 정정청구서가 제출되면 2차 정정청구서에 의하여 정정청구의 인정 ·불인정 여부를 판단한다. 이 경우 2차 정정청구서에 의한다는 것은 1차 정정청구서에 2차 정정청구서가 업데이트된 정정청구서 최종판에 의하여 판단하는 것을 의미한다.
- 2차 정정청구서의 정정이 인정되면(1차 정정청구서는 판단하지 아니함) 정정을 인정하고 기술평가 결정한다.
- 2차 정정청구서에 불인정사유가 있는 경우에는 2차 정정에 대한 불인정이유통지를 하고, 1차 정정청구서를 검토하여 불인정 사유가 있는 경우에는 1차 정정에 대하여도 불인정이유통지를 한다. 이 경우, 2차 정정에 대한 불인정이유통지서에는 정정청구서 최종판에 대한 불인정이유를 기재하며 1차 정정에 대한 불인정이유통지서에는 1차 정정에 대한 불인정이유만을 기재한다.
아래도표에 있어서, 1차 정정의 경우 상세한 설명(◆) 및 도1(♠)에 불인정이유가 존재하고 2차 정정에서는 제1항(●)에 불인정이유가 있는 경우에, 2차 정정에 대한 불인정이유통지서에는 상세한 설명(◆) 및 제1항(●)에 대한 불인정이유를 기재하며 1차 정정에 대한 불인정이유통지서에는 상세한 설명(◆) 및 도1(♠)에 대한 불인정이유를 기재한다.
- 위의 1차 및 2차 정정불인정이유통지에 대하여 출원인은 2차 정정에 대한 보정서(2차 보정)에는 상세한 설명(◆) 및 제1항(●)에 대한 불인정이유를 극복하는 보정을 하고 1차 정정에 대한 보정서(1차 보정)에는 상세한 설명(◆) 및 도1(♠)에 대한 불인정이유를 극복하는 보정을 한다. 따라서 상세한 설명에 대한 보정은 1차 보정서 및 2차 보정서 모두에 기재하여야하며 도1(♠)에 대한 보정은 1차 보정서에만 기재한다.
- 1차 및 2차 보정서가 제출된 경우 심사관은 먼저 각 보정서가 정정청구취지의 요지를 변경하였는지 여부를 살펴 보정의 인정여부를 결정(정정의 보정 참조)하여 1차 및 2차 정정청구서를 확정한 후 2차 정정청구서(정정청구서 최종판)에 의하여 정정의 인정여부를 확인한다. 정정이 인정되는 경우에는 인정 후 기술평가결정을 진행하며 2차 정정이 불인정되는 경우에는 불인정한 후 1차 정정청구에 대하여 정정의 인정여부를 판단한다. 따라서 2차 보정서가 완벽하여 2차 보정이 인정되고 2차정정이 인정되는 경우에는 1차 보정이나 1차 정정은 의미가 없게 되나 2차 정정이 불안정되는 경우에는 1차 보정 및 1차 정정이 의미를 갖게 된다.
○ 2차 정정청구서가 제출되지 않았을 경우 1차 정정청구서의 인정여부를 확인한 후
- 정정을 인정하는 경우에는 정정인정 후 등록취소이유(1차 및 2차)와 1차 정정명세서를 비교 검토하여 기술평가결정을 진행한다.
- 정정을 불안정하는 경우에는 정정불인정이유통지서를 발송한 후 이후 절차를 진행한다.
○ 이 경우 기술평가결정서의 이유란에 그 과정 및 이유를 상세히 기재하여아 한다.
(4) 의견서 제출 지정기간 내에 2회의 정정청구서가 제출된 경우의 처리
○ “(3) 정정청구서가 제출된 후 새로운 등록취소이유를 발견한 경우의 처리”에 있어서 2차 정정청구서가 제출된 이후의 처리와 동일 |
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